Er staat een aantal ingrijpende wijzigen op stapel in het Benelux – merkenrecht.
Het gaat om:
(a) het openstellen van oppositie tegen merkaanvragen die in het vaarwater komen van bekende merken;
(b) een nieuwe ‘administratieve’ procedure tot vernietiging of verval van ingeschreven merken buiten de rechter om; en
(c) de centralisering van beroeps- en cassatiezaken bij het Benelux-gerechtshof. Hierna worden deze drie wijzigen toegelicht en voorzien van een enkele kanttekening.
Invoering: medio 2018?
Al in 2009 zijn de hier bedoelde wijzigingen deels geopperd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Wijzigingen in de organisatie van het Benelux-gerechtshof zijn daarop in 2012 vastgesteld en per 1 december 2016 ingegaan[1]. De nodige wijzigingen in het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) zijn vervolgens in 2014 vastgesteld[2] en in 2016 geratificeerd door Luxemburg en België. De wijzigingen zitten dan ook al zo lang in de koker dat zij hier en daar uit het geheugen zullen zijn verdwenen. Onlangs echter, in september, is de Nederlandse wetgever overgaan tot stilzwijgende goedkeuring en inmiddels is daartegen ook geen referendum meer mogelijk. Na invulling van enkele leemtes staat niets meer in de weg aan formele ratificatie door Nederland, waarna inwerkingtreding binnen drie maanden volgt. De verwachting is nu dat inwerkingtreding per medio 2018 een feit zal zijn.
Uitbreiding oppositie (a)
De uitbreiding is gunstig voor de houders van bekende merken. Het BBIE kan al sinds 2005 merken weigeren op bezwaar van oudere merkhouders. Inmiddels zijn er jaarlijks honderden van dergelijke oppositie-zaken, waarin het BBIE beslist. Tot nu toe kon de oudere merkhouder alleen aanvoeren dat een aanvraag identiek was aan zijn merk, of dat de aanvraag daarmee zozeer overeenstemt dat daardoor gevaar voor verwarring ontstaat.[3] Daar komt nu bij dat houder van een ouder merk zich er op kan beroepen dat zijn merk ‘bekend’ is en dat de merkaanvraag ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk. Dit is oa. de grondslag waarop ooit het merk ‘Claerein’ (bekende jenever) kon optreden tegen ‘Klarein’ (reinigingsmiddel).
De oppositieprocedure is niet verplicht: het blijft mogelijk om de geldigheid van een eenmaal ingeschreven merk aan te vallen voor de gewone burgerlijke rechter. Procedures voor de rechter zijn door meer waarborgen omgeven, kennen op punten een andere verdeling van bewijslast, vereisen de bijstand van advocaten, laten andere vorderingen toe (staken van inbreuk, schadevergoeding), evenals bijvoorbeeld, een beroep op oudere handelsnaamrechten of een auteursrecht op een logo. Die relatieve voordelen zijn in voorkomend geval natuurlijk evenzeer nadelen.
Juist de houder van bekende merken houdt de merkenregisters vaak nauwlettend in de gaten. Deze zal ongetwijfeld sneller en vaker kiezen voor de eenvoudigere oppositie om in een vroeg stadium in te kunnen grijpen om het register ‘schoon’ te houden.
Nietigverklaring en verval voor het BBIE (b)
Een grote stap is verder dat al ingeschreven merken bloot komen te staan aan nietigverklaring of vervallenverklaring via een administratieve procedure voor het BBIE die lijkt op de oppositieprocedure. De procedure kent zowat alle denkbare merkenrechtelijke gronden die leiden tot nietigheid of verval van een merk.
Zo kan eenieder zich op ‘absolute’ gronden beroepen, te weten, dat een bepaald als merk ingeschreven teken niet geschikt is als merk, of geheel beschrijvend is voor de waren en diensten, of elk onderscheidend vermogen mist, dan wel gangbaar is in de handel of het normale taalgebruik. Daarnaast kan als grondslag worden gekozen dat het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet ‘normaal’ is gebruikt voor de relevante waren of diensten (non usus), of ten aanzien daarvan misleidend is, of een in de handel gebruikelijke benaming is geworden (uitburgering) (art. 2.30bis lid 1(a) BVIE (nieuw)).
De houders van oudere merkrechten kan ook ‘relatieve’ gronden aanvoeren: tegen een ingeschreven merk kan worden opgekomen op dezelfde gronden als in oppositie tegen een merkaanvraag (art. 2.30bis lid 1 onder b BVIE (nieuw)).
Een belangrijke uitzondering is dat voor het BBIE geen nietigheid kan worden gevorderd op de grond dat de inschrijving ‘te kwader trouw’ is gedaan. Ons inziens een gelukkige keuze, aangezien beoordeling van ‘kwade trouw’ vaak plaatsvindt als het geschil al is geëscaleerd tot voorbij een registratiekwestie. Kwade trouw vereist ook afweging van alle concrete feiten en omstandigheden van het geval, en de burgerlijke rechter hiervoor beter is toegerust. Daarnaast blijven houders van oudere collectieve merken aangewezen op de rechter.
Een punt van aandacht is hier wel dat de nieuwe BVIE procedureregels zeer summier zijn en uitgewerkt moeten worden een Uitvoeringsreglement waarover nog niets openbaar bekend is. Zo is wél bekend dat vordering tot nietigheid of verval voor de normale rechter leidt tot opschorting van de administratieve procedure; dat wanneer de verweerder niet reageert hij wordt afstand te hebben gedaan van zijn rechten op de inschrijving; en dat de in het ongelijk gestelde partij verwezen wordt in de kosten (art. 2.30ter lid 2, 3, en 5 (nieuw) BVIE).
Nog niet bekend is, wat het talenregime zal worden, welke termijnen gelden, of welke kosten gemoeid zullen zijn met het instellen van een actie. De regel dat – kort gezegd – het niet opdagen van de merkhouder kan leiden tot definitief verval van merkrechten maakt dat de wijze van oproeping van de merkhouder bijzondere aandacht verdient. De regeling die het BBIE nu hanteert in opposities, namelijk de ruime toepassing van de regel dat automatisch doorhaling volgt bij gebreke van een (inhoudelijke) reactie, lijkt minder hier minder geschikt.
Hoe dan ook is duidelijk dat de drempel om een eenmaal ingeschreven merk aan te vallen aanmerkelijk wordt verlaagd, en er vaker doorhalingsacties zullen voorkomen dan nu voor de rechter wordt gebracht.
Beroep bij het Benelux-gerechtshof (c)
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw beantwoordt het Benelux-gerechtshof rechtsvragen van nationale rechters over rechtsgebieden die gemeenschappelijk zijn aan de Benelux-landen. Van belang zijn met name het dwangsomrecht, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen, én: het eenvormige Benelux merken- en modellenrecht.
Sinds 1 december 2016 kent het Benelux-gerechtshof meerdere kamers. De Eerste kamer is bevolkt door raadsheren uit de cassatiehoven en behandelt – als voorheen – aan haar voorgelegde rechtsvragen. De nieuwe Tweede kamer bestaat uit rechters afkomstig uit de gerechtshoven van de drie Beneluxlanden en zal worden aangewezen als de beroepskamer voor alle eindbeslissingen van het BBIE.
In de huidige situatie is tegen merkweigeringen en oppositiebeslissingen van het BBIE alleen beroep mogelijk bij het Haagse gerechtshof, het Brusselse Hof van Beroep óf het Luxemburgse cour d’appel. Daarna is nog cassatieberoep mogelijk bij de hoogste nationale rechters. Aanleiding voor de komende concentratie van het beroep bij de 2e kamer van het Benelux-gerechtshof was het in het oog lopende verschil in de behandeling en uitkomsten van Benelux-merkenzaken bij de Haagse en Brusselse beroepsinstantie. Hoewel deze hoven exact hetzelfde recht toepassen, bleek interessant genoeg snel dat de Nederlandse en Belgische rechtspraak uiteen zijn gaan lopen en blijven lopen. Niet alleen duurde de Brusselse procedures gemiddeld drie keer langer dan de Haagse, maar ook bleek de kans om een beslissing van het BBIE aan te tasten in de periode 2005-2009 in Brussel vier keer groter (bron: document BBIE dd. 24 maart 2009).
Ook hier ontbreekt op belangrijke punten nog duidelijkheid, aangezien ook hier de nodige procesreglementen niet beschikbaar zijn.
Bekend is dat het instellen van de beroepsprocedure plaatsvindt door indiening van een verzoekschrift bij de griffie van het hof te Brussel (art. 11 lid 3bis Verdrag). De proceduretaal is Nederlands of Frans, al naar gelang de taal van het verzoekschrift, maar stukken moeten zijn voorzien van een vertaling in de andere taal, en mondeling pleiten mag ook in het Duits (art. 11 lid 7). Na het verzoekschrift mag elk der partijen nog een ‘memorie’ indienen, en, indien het hof het toelaat, kunnen zij pleiten of nog een ‘antwoordmemorie’ indienen (art.11 lid 4). Naast partijen mag ook het Bureau opmerkingen indienen (art. 11 lid 4bis Verdrag). Naast advocaten kunnen ook bij verdrag of door het hof toegelaten gemachtigden voor het hof optreden (art. 11 lid 5). De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten veroordeeld, inclusief de ‘honoraria van de raadsleden’ (lees: raadslieden) binnen door een Reglement bepaalde grenzen (art. 12 lid 2bis). Zoals in de huidige procedure zal de Tweede kamer de zaak ‘in volle omvang‘ beoordelen; inclusief dus een nieuwe beoordeling van de feiten (art. 9bis), maar zij mag de zaak naar het BBIE terugverwijzen (volgens de gemeenschappelijke toelichting).
Onbekend is daarmee bijvoorbeeld, of het verzoekschrift al de gronden van beroep dienen te bevatten, en welke termijnen gelden voor het indienen van memories, en of steeds een zitting volgt. Het zou spijtig zijn als het goed werkende model van de Nederlandse verzoekschriftprocedure zou worden verlaten, met gemotiveerd beroepschrift, gevolgd door een zitting, waarvoor tijdig verweer mogelijk is. De hoogte van de huidige proceskostenveroordeling in Brussel en Den Haag ontlopen elkaar niet veel, zodat de beoogde forfaitaire kostenveroordeling daar wel op zal aansluiten.
Tegen de uitspraak van de Tweede kamer kan – ten slotte – een ‘tot rechtsvragen beperkte’ voorziening worden ingesteld bij de Eerste kamer (art. 9ter). Over de inrichting van deze speciale cassatieprocedure kan het gerechtshof zelf beslissen. Aangezien de cassatieprocedures in de Benelux veel gelijkenissen vertonen hoeft dit niet tot veel problemen te leiden. Het lijkt ons tegelijk niet wenselijk als de gekozen formulering (beperkt tot rechtsvragen) zou betekenen dat niet kan worden gecasseerd wegens schending van het recht, motiveringsgebreken daaronder begrepen.
Conclusie
Duidelijk is dat lang verwachte veranderingen nu daadwerkelijk beslag zullen krijgen. Het gaat om potentieel belangrijke verbeteringen in efficiëntie, mogelijkheden en rechtsbescherming voor alle betrokken partijen. Het is daarom te hopen dat de uitwerkingen van de procesregels voortvarend gestalte krijgt.
__________________________
[1] Protocol tot wijzigingen van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; Luxemburg, 15 oktober 2012 (Trb. 2013,12).
[2] Protocol houdende wijziging van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 21 mei 2014 (Trb. 2014, 119), respectievelijk, Protocol houdende wijziging van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken; Brussel, 16 december 2014 (Trb. 2015, 119).
[3] Daarnaast kan een in oppositie een beroep worden gedaan op een ouder ‘algemeen bekend’ merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs.
Dit artikel is geschreven door mr. A.J. Gieske, advocaat Intellectueel Eigendomsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten Amsterdam.
(Gepubliceerd: JutD 2017-0138)
